知识产权疑难问题专家论证（2016-2017）

本书针对具体案例中存在的知识产权典型疑难问题，采用专家论证的形式，针对提出的问题展开讨论，并出具有价值的可供参考的意见和建议，具有很强的实践指导意义。本书中包括了与案件相关的行政机关所作的裁定、决定及法院的裁判文书。为了保证相关文件，特别是裁判文书的真实性，以增强本书的研究价值、参考价值，我们基本上保持了相关文件和裁判文书的原貌。

程永顺：北京务实知识产权发展中心主任，原为北京市高级人民法院（民三庭）知识产权庭副庭长、高级法官。2003年被英国《知识产权管理》杂志评为当今世界50位有影响的知识产权人士之一。2012年5月27日，务实中心主任程永顺当选为中国知识产权法学研究会常务理事、副秘书长。

专利权

案例01关于“移动通信系统中的用于语音传输的方法和设备”发明专利是否缺乏必要技术特征专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 实践中如何判断某一权利要求的技术方案是否缺少必要技术特征？

② 结合本专利权利要求书和说明书的内容，根据实践中关于必要技术特征的判断标准，本专利权利要求1、9和12的技术方案是否缺少必要技术特征？

附件01-1国家知识产权局专利复审委员会第18526号无效宣告请求审查决定书

附件01-2北京市第一中级人民法院行政判决书［（2012）一中知行初字第2920号］

附件01-3北京市高级人民法院行政判决书［（2015）高行（知）终字第4195号］

案例02关于第2004100537499号“一种聊天机器人系统”发明专利无效行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

①如何实现游戏功能是否属于涉案专利权利要求1保护的技术方案中必不可少的技术内容？

②涉案专利说明书对如何实现游戏功能的公开是否充分？

③权利要求1中“根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器”是否导致保护范围不清楚？

④与游戏服务器有关的技术特征是否能得到说明书的支持？

⑤权利要求1相对于US2003/0182391A1美国专利是否具备新颖性和创造性？

⑥本案中专利权人对说明书充分公开是否有证明责任，专利审查档案是否可用于解释权利要求？

附件02-1北京市第一中级人民法院行政判决书［（2014）一中知行初字第184号］

附件02-2北京市高级人民法院行政判决书［（2014）高行（知）终字第2935号］

附件02-3最高人民法院行政裁定书［(2015)知行字第143号］

商标权

案例03关于“PPS私人助理”商标争议行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 怎样理解《商标法》第31条规定的“已经使用并有一定影响的商标”？在具体适用时，其与《商标法》第13条第1款的规定存在哪些差异？

② “PPS”是否为上海众源公司的未注册商标？

③ 互联网领域信息传播速度快、范围广的特点是否能够作为判断商标“有一定影响”或者“为相关公众所熟知”的影响因素？

④ 商标评审委员会依据《商标法》第31条的有关规定裁定撤销“PPS私人助理”商标在网络相关类别上的注册是否恰当？

附件03-1北京市第一中级人民法院行政判决书［(2014)一中知行初字第2911号］

附件03-2北京市高级人民法院行政判决书［（2016）京行终字第4257号］

附件03-3最高人民法院行政裁定书［（2017）最高法行申字第3104号］

案例04关于“凡士林”及“VASELINE”商标纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 如何确定商品的通用名称或者主要原料名称？本案中，凡士林/VASELINE是否属于商品的通用名称或主要原料名称？

② 《商标法》第59条规定的“正当使用”应当如何界定？本案中，美晨集团对凡士林/VASELINE的使用是否构成正当使用？

案例05侵犯阿迪达斯公司注册商标专用权民事纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 应如何区分《商标法》和《商标法实施条例》规定的“商标”与“商品装潢”？

② 本案中，被诉侵权商品上“三条纹”图案是商标性使用还是装潢性使用？

③ 若“三条纹”图案为商标性使用，则该使用是否属于在相同商品上使用相同商标的情形？

附件05-1北京市朝阳区人民法院民事判决书［（2015）朝民（知）初字第58806号］

附件05-2北京知识产权法院民事判决书［（2016）京73民终字第189号］

案例06“蓝牙”商标驳回复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 什么是证明商标？证明商标的构成要件是什么？

② “证明商标”与《商标法》中规定的“集体商标”“地理标志”之间有何区别？

③ 结合“蓝牙”的实际使用情况，本案中“蓝牙”申请注册成为证明商标是否应当予以核准？

④ 布鲁特斯公司一审阶段提交的新证据是否应当予以采纳？

附件06-1北京市第一中级人民法院行政判决书［（2014）一中知行初字第6074号］

附件06-2北京市高级人民法院行政判决书［（2015）高行（知）终字1927号］

附件06-3最高人民法院行政裁定书［（2016）最高法行申第2159号］

案例07“怪兽”商标撤销复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 根据《商标法》的整体立法本意，在撤销连续三年不使用商标案件中应如何宽严适度地掌握认定标准？在认定商标性使用中是否应考量诚实原则？

② 综合考虑本案相关因素，曼斯特公司使用的“”商标，是否属于改变“”注册商标显著特征的使用？在曼斯特公司使用“”商标可能存在明显恶意的前提下，第3051352号“”商标是否应当因连续三年不使用而被撤销？

附件07-1北京知识产权法院行政判决书［（2016）京73行初字第3481号］

附件07-2北京市高级人民法院行政判决书［（2017）京行终字第4071号］

案例08“奔富”商标撤销复审行政纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① “商标撤三制度”的立法目的是什么？“商标撤三制度”中的“商标使用”应如何认定？

② 本案中，复审商标持有人在一审期间提交的商标许可合同及1张载有复审商标的销售发票能否构成《商标法》意义的使用？

③ 本案中，复审商标持有人作为撤销申请人的经销商，其在生产商提供的商品上使用了其持有的与生产商的商标具有特定关联关系的商标，是否构成《商标法》意义上的使用？

附件08-1国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第5662026号“奔富”商标撤销复审决定书［商评字［2014］第99166号］

附件08-2北京知识产权法院行政判决书［（2015）京知行初字第2575号］

附件08-3北京市高级人民法院行政判决书［（2016）京行终字第2263号］

附件08-4最高人民法院行政裁定书［（2017）最高法行申第7166号］

不正当竞争

案例09福抗药业等涉嫌侵犯商业秘密罪刑事纠纷专家研讨会法律意见书

【论证要点】

① 本案司法鉴定意见及其采纳中存在哪些问题？

② 本案认定侵犯商业秘密行为中存在哪些问题？

③ 本案对重大损失的认定中存在哪些问题？

④ 一审判决中存在哪些其他问题？

附件09-1浙江省绍兴市中级人民法院刑事裁定书［（2015）浙绍刑终字第874、875号］

（一）

1982年1月，我从北京师范大学毕业后，根据组织分配进入北京市高级人民法院研究室工作。由于在大学期间学习的是政治经济学专业，对法律一窍不通，在研究室的工作始于为领导、同事抄写、校对各种文稿、书稿。那时，我对身边的领导、同事非常钦佩，在我心目中，他们个个都是法律方面的专家。

1985年初，我从研究室转到经济审判庭，开始了与知识产权相关的审判工作。当时，我国知识产权审判工作才刚刚起步，法官更多的时间是在学习相关法律知识，了解相关信息。遇到新问题，会虚心地向有关专家求教，并经常寻找机会参加各种培训班，聆听专家、学者讲课。从那时起，我对法律专家的崇拜之情有增无减。

到了20世纪80年代末90年代初，法院受理的专利、商标、技术成果权等知识产权纠纷案件数量开始逐年增加。那时候，每当法院受理了相关案件，不仅会引起同行们的关注，法官们也会十分关注。在开始审理这些案件时，法官们会小心翼翼，反复研究讨论，对于一些有影响的案件，一方面，经常会全庭法官一起讨论，甚至争论；另一方面，合议庭会广泛听取各方专家意见。汤宗舜、郑成思、郭寿康、段瑞春、高卢麟、赵元果、应明、田力普、刘春田、刘佩智、王学正、董葆霖、邹忭、沈尧曾、沈仁干、尹新天、何山、许超、李明德、李顺德等许多专家、学者都曾是我们反复咨询的对象。在我的脑海中，知识产权审判是离不开专家、学者的智慧的。

1996年3月，在总结知识产权审判经验的基础上，北京市高级人民法院在知识产权审判方面推出了三项新的举措：一是聘请一批年轻的知识产权专家、学者（包括张平、郭禾、张玉瑞、周林、杨建兵等）到北京市第一、第二中级人民法院担任陪审员，参与知识产权案件的审判，并不断向法官传授相关法律知识；二是聘请中华全国专利代理人协会专家委员会（后改名为北京紫图知识产权司法鉴定中心）作为北京市法院系统知识产权审判技术鉴定单位；三是聘请了21名（后又增加了5名）在专利、商标、版权、科技领域的权威专家、学者作为北京法院系统的知识产权咨询顾问。随后几年，聘请专家、学者担任法院知识产权审判顾问的做法被许多法院所效仿。

在做知识产权法官的20多年中（包括1996年3月至1999年1月借调在最高人民法院知识产权庭工作3年，任专利审判组组长），我一直十分重视与知识产权专家、学者沟通、请教，听取他们对案件中涉及的众多法律问题的法律意见，不仅针对具体案件中遇到的问题经常召开专家论证会，还经常到专家家中拜访求教，使许多争议大、影响广的案件最终成为经典判例，如“惰钳式门”发明专利无效案、“优化五笔字型”发明专利侵权案、中国印刷研究所与四通公司等技术成果侵权案、“康乐磁”商标侵权案、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归属案、“人参精口服液”知名商品包装、装潢不正当竞争案。这些案件的成功审判确实离不开众多知识产权专家、学者的指引。

（二）

2005年3月，我提前从法院退休后，有律师找我，希望我能为美国法院、日本法院正在审理中的两件专利侵权案件［其中一件是中国深圳朗科科技有限公司在美国得克萨斯州东区法院诉PNY（Paris and New York）科技公司专利侵权案，另一件是日本东京高等法院审理的打印机墨盒专利侵权案］出具法律意见书，我根据自己的法律知识，应约写了法律意见，据说为案件审理起到了一些关键性作用。

2005年12月，我成立了北京务实知识产权发展中心，这是一家非官方、非营利的民间研究机构。中心的建立旨在为知识产权相关工作的人士提供一个学术研究和信息交流的平台。发挥各方知识产权专家、学者的学术研究专长，接受各级政府、组织、行业协会和企业的专项委托，开展知识产权实务研究工作，发布知识产权保护相关信息。通过高质量的、独立的研究和信息发布，推动全社会对知识产权法的认识和理解，促进我国知识产权保护事业的发展，对社会的经济发展与繁荣作出贡献。中心注重实务方面的研究，着力解决知识产权保护中遇到的实际问题，研究成果为法律、政策的制定者和决策者，为企业管理者提供决策参考。中心除拥有专门的研究人员外，还聘请了一批长期从事知识产权工作、有丰富知识产权工作经验的官员、学者、律师、代理人及企业管理人员，利用业余时间开展研究工作，发表研究成果，共享相关信息。

北京市民政局为中心确定的业务范围很宽泛，组织专家开展知识产权专题论证、针对知识产权保护中遇到的疑难复杂问题出具法律意见书就是其中一项。2006年以来，中心接受委托开展的专题论证开始逐年增多，所涉及的法律问题的范围也越来越广泛。通过专家论证会出具的法律意见书也逐年增多。

在从事知识产权保护的研究工作中，我越来越感到，在中国，知识产权法律制度的建立时间并不长，除知识产权纠纷案件本身涉及很多复杂的技术问题外，在审判知识产权案件的司法实践中，还会不断出现新情况、新问题。这些问题不仅涉及法律的完善，更涉及对法律条款的理解。其实，法官办案不仅要追求好的社会效果，也要追求好的法律效果，还希望通过审理案件，完善、推动立法，而要做到这一点，不仅需要法官的勤奋、努力和探索精神，更离不开众多知识产权专家的智慧与指导。

为了使更多的行政执法人员及司法人员了解专家学者们对一些知识产权疑难问题的论证信息，我们将一部分由务实中心组织的专家论证会形成的法律意见书分册编辑出版，并将有关部门看到相关法律意见之后作出的判决书、裁定书、行政决定书等一并登出（不论法律意见书的观点是否被采纳），以便同行共享这些专家的学术观点、智慧成果，引发深层次的思考。

（三）

为了使广大读者更好地把握本书专家论证意见的真谛，现作几点说明。

1务实中心经常组织参与论证的专家、学者有几十人，他们均以知识产权专业见长，同时又有侧重，注重钻研学术、关注司法实务。其中，有些是退休或者在任的法官，有些是退休或者在职的政府官员，也有一些在校的教授、导师或者从事知识产权代理工作的律师、专利商标代理人。他们大多可以被同行称为“老专利”“老商标”“老版权”“老法官”，不仅参加了相关立法、修法，而且常年站在知识产权教学、保护第一线。这是一批关心中国知识产权法律变化，掌握相关信息，实务求真，正义执言，敢于讲真话、讲实话的知识产权热心人。

有少部分专家、学者虽然参加了专家研讨，但不愿公开姓名，为稳妥起见，我们尊重了他们的意愿，在相关的法律意见中隐去了他们的姓名。

2与技术鉴定（司法鉴定）结论不同，法律意见更侧重于专家在法律方面发表的意见及研究成果。法律意见书并非证据，也不需要进行质证。实际上，它是一种供相关人员参考的材料，使相关人员能够了解立法背景，理解法律条文，向其传递相关信息，并作为决策参考。作为专家应当熟悉法律条文，了解立法背景，掌握较多法律实施及实例等信息。法律规定本身比较原则、抽象，实践中，具体问题如何适用原则、抽象的法律，需要专家进行解说，这对于目前知识产权专业法官、行政执法人员普遍年轻、经验不足等问题，应当说是一种很好的补充，使他们能了解立法背景，扩大知识面，增加信息量、拓展思考问题的角度和空间。当然，法律意见的质量也有高低，关键是要看专家论证的基本案情是否客观，专家阅读的相关材料是否全面，专家本身是否与专业对口，这些读者们可以凭个人的眼光加以甄别。

在编辑入册的专家意见书中，也有一些论证涉及专业技术问题，但这些法律意见书一定是由技术专家与法律专家共同完成的，是在技术专家阐述完技术问题之后，再由法律专家从法律层面就相关问题进行的法律论证。

3作为每一位知识产权方面的专家，一定只是在某一个领域具有专门知识，而不是具备各个领域专业知识的人，否则，就不能称其为专家。尽管如此，专家们发表的观点、看法也会有局限性，不一定都是正确的。但是，只有认真阅读并研究了专家的观点，才知道这些观点到底对不对，是否真正符合法律本意。即使不对，也应当知道它“错”在哪里。

需要指出的是，参加中心组织的论证会的专家绝不是，也不应当是一方当事人（或者委托人）的代理人；会议纪要或者专家意见也不是某一案件中一方当事人的代理词或者辩护词。

另需说明的是，本书中包括了与案件相关的行政机关所作的裁定、决定及法院的裁判文书。为了保证相关文件，特别是裁判文书的真实性，以增强本书的研究价值、参考价值，我们基本上保持了相关文件和裁判文书的原貌。因为，按照法律规定，对法律文书的任何变更，均只能由原审法院依照法定程序，以裁定的方式进行。本书编者无权更改。但对于有的法律文书原件或复印件不清楚，难免出现个别错误，一经发现，我们将在后续出版中予以更正。

我相信，作为从事与知识产权保护工作有关的法官、行政执法官员、律师，在繁忙的工作中抽出一点时间，认真读一读这些法律意见，一定会有所收获。

装　　帧：平装

页　　数：312

印　　次：1

版　　次：1

开　　本：16开

纸　　张：胶版纸

正文语种：中文